Le royalties e il nuovo codice doganale

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Le norme di riferimento sono:

  • l’art. 70 che pone al primo comma la regola generale per il valore in dogana che è il prezzo di transazione ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, mentre al secondo comma dispone che il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate;
  • l’art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore di transazione “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”.

In altri termini, al prezzo effettivamente pagato o da pagare si addizionano i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, quando ricorrono tre condizioni cumulative:

1.   i corrispettivi o diritti di licenza non siano stati già inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

2.   i corrispettivi o diritti di licenza si riferiscano alle merci da valutare;

3.   l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare.

  • l’art. 136 del Reg. di Esecuzione n. 2015/2447 precisa che “i corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  • il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;
  • il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
  • le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante”.

La condizione di vendita si realizza quando il titolare del diritto di licenza esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sul produttore, ossia quando il primo sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un “potere di costrizione o di orientamento sul secondo” (art. 127 del Reg. di Esecuzione 2015/2447).

Alla luce della normativa dell’Unione Europea, dunque, nel determinare se un dato corrispettivo si riferisce alle merci importate sia da includere nel valore doganale o meno, si tiene in considerazione non tanto come viene calcolato e pagato il corrispettivo stesso, bensì la ragione per cui quest’ultimo è pagato.

Perciò, dalle condizioni previste nel contratto di licenza tra il titolare del marchio e l’importatore e da tutti i rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti nella vendita internazionale e nel licence agreement,potrà desumersi se (i) il venditore sia disposto a cedere le merci senza che sia pagato il corrispettivo o il diritto di licenza (ii) l’acquirente possa acquistare anche in assenza del pagamento in questione.

Alla prospettiva del venditore, dunque, si unisce anche quella dell’acquirente: il legislatore comunitario, tenendo conto della prassi commerciale, ha infatti ritenuto che il parametro esclusivo del solo “collegamento” tra licenziante e venditore per l’inclusione delle royalties nel valore doganale non sia più essenziale, dovendosi considerare anche la “pressione contrattuale” che il licenziante può esercitare (e che solitamente esercita) sull’acquirente.

Quando tale “pressione” comporti che l’acquirente debba risolvere il contratto di vendita o non possa far produrre le merci importate senza il pagamento delle royalties, queste dovranno essere addizionate, ove non già comprese, nel prezzo indicato in Dogana.

Ne consegue che, per comprendere quando i diritti di licenza vadano inclusi nel valore in dogana, occorre esaminare non soltanto il contratto di licenza, usualmente intercorrente tra acquirente e licenziante, bensì anche i rapporti fattuali e contrattuali tra venditore/licenziante, tra licenziante/acquirente e tra venditore/acquirente.

Ne scaturisce, quindi, ancora una volta la validità totale del Taxud/800/2002 per quanto concerne il concetto di “controllo”, in mancanza del quale le royalties non devono essere ricomprese nel valore in dogana.

È quello che afferma la Sentenza della Corte di Cassazione n. 10687 del 05/06/2020 che, richiamando l’art. 127 del Reg. di Esecuzione 2015/2447, ritiene verificato il “controllo” quando la parte venditrice è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti al produttore.

La Suprema Corte, richiamata la validità della soft law (Taxud/800/2002), ritiene che “una siffatta locuzione” è più generica ed ampia di quella precedente e non richiede espressamente che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato.

Ulteriori chiarimenti sulla “condizione di vendita” e sul concetto di “controllo del fornitore” sono stati forniti dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 09 luglio 2020, Causa C-76/19 Curtis Balkan.

La Corte Europea ha avuto modo di chiarire che “una parte proporzionale dell’importo dei corrispettivi pagati da una società alla propria società controllante come contropartita della fornitura di know-how per la fabbricazione di prodotti finiti deve essere aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate in circostanze in cui tali merci sono destinate, assieme ad altri elementi, ad entrare nella composizione di tali prodotti finiti e sono acquistate dalla prima società presso venditori diversi dalla società controllante, se (…) il pagamento dei corrispettivi costituisce una condizione della vendita di tali merci, di modo che, in mancanza di tale pagamento, la conclusione del contratto di vendita relativo alle merci importate e, di conseguenza, la loro consegna non avrebbe avuto luogo (…)  circostanze che spetta al giudice del rinvio accertare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare dei rapporti giuridici e di fatto tra l’acquirente, i rispettivi venditori e il licenziante.

La sentenza della Corte UE richiama anch’essa la soft low ed in particolare il Commento n. 11 della Taxud/800/2002 individuandolo come fonte interpretativa da prendere in considerazione per stabilire se le royalties devono essere o meno inserite nel valore in dogana.

Il citato Commento n.11 elenca una serie di indicatori da valutare per stabilire se esiste un controllo di fatto che possa comportare l’inclusione o meno della royalty nel valore in dogana, quali: – il licenziante sceglie il produttore e lo impone all’acquirente od esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante ed il venditore; – il licenziante esercita, direttamente od indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione, sulla logistica e sulla consegna delle merci all’acquirente; – il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci od impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; – il licenziante fissa le condizioni di prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci od il prezzo al quale l’importatore/acquirente rivende le merci; – il licenziante ha il diritto di esaminare la contabilità del produttore o dell’acquirente; – il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare o fornisce dei modelli ecc…; – il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; – il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; – il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente dal produttore ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell’importatore; – il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; – le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/design e con riguardo al marchio di fabbrica); – le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante.

Come precisato dallo stesso Commento n. 11, ciascuno di questi elementi non costituisce di per sé una condizione di vendita; tuttavia una combinazione di questi elementi, che va al di là dei semplici controlli di qualità, dimostra che esiste una relazione e che quindi il pagamento dei diritti di licenza costituisce una condizione di vendita. Sempre il Commento n. 11 aggiunge che in alcuni casi, possono esistere anche altri tipi di indicatori. È necessario anche sottolineare che determinati indicatori hanno un peso maggiore e dimostrano con più forza di altri che il licenziante esercita un potere di costrizione o di orientamento sul produttore/venditore e potrebbero pertanto costituire essi stessi una condizione di vendita. Nulla esclude, quindi, che l’Ufficio doganale possa considerare nella fattispecie oggetto del suo accertamento in materia di valore altri elementi, diversi da quelli sopra elencati, significativi a suo avviso dell’esistenza del potere di “costrizione o di orientamento” di una parte sull’altra, purché conducano a ragionevoli elementi di prova in ordine alla ricorrenza di tale potere di controllo. Occorre pertanto esaminare caso per caso il peso delle clausole significative (relative alle royalties) sul rapporto tra licenziante, licenziatario e produttore, tenendo presente che l’interesse dei licenzianti consiste anche nella sola tutela del buon nome del marchio e del proprietario del marchio stesso rispetto alla commercializzazione di prodotti di bassa qualità, di scadente fattura, non conformi ai modelli standard, o ancora da rischi di contraffazione, di usurpazione di disegni e know-how e di produzione pericolosa e non autorizzata (si veda anche le linee guida dell’Agenzia delle Dogane pubblicate con circolare n. 21/D del 30/11/2012).

La Corte di Giustizia ha escluso di poter giungere ad un criterio astratto o a una conclusione di carattere generale, ribadendo la necessità di analizzare ogni singolo caso concreto al fine di verificare la presenza degli indicatori di cui al Commento n. 11, quali l’esistenza di un contratto diretto tra fornitore e licenziante o il potere del licenziante di ingerirsi nella produzione o sulla libertà di impresa del venditore.

Da tutto quanto sopra esposto, può concludersi che, ai fini dell’inclusione nel valore in dogana dei diritti di licenza è necessario verificare se:

  • il titolare del marchio abbia un effettivo potere di controllo sul produttore, tale da impedire un rapporto autonomo tra quest’ultimo e il licenziatario; e
  • l’effettivo versamento delle royalties rappresenti una condicio sine qua non all’importazione dei beni presentati in dogana.

gianni gargano

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